您正在看的管理科学论文是:论商业方法软件专利保护的创造性标准。

　　美日欧出于国际竞争与合作的需要，在有关商业方法软件的专利保护上目前的主要分歧点在于创造性标准的严格程度上。商业方法软件大部分是营销模式的网络化或软件化  ，现实中大部分商业方法软件使用的计算机技术并没有什么特别之处，它们之所以能够  成为专利，首先是搭了软件专利的便车，然后由于其具有实用价值而获得可专利性。商  业方法本身的创造性很难从技术角度来评价，大多是对实用价值的考量，但是用实用价  值来代替技术价值后，很容易造成商业垄断，这是商业方法软件给专利保护所带来的致  命问题。可以说，创造性的标准已成为掌握专利保护之门放开程度的尺度，这也是其他  国家在决定这类发明是否采取跟进保护或保护程度弹性选择的关键点。
　　　　　　一、美国专利审查的创造性标准
　　美国专利法第103条是关于创造性即非显而易见性(non-obviousness)的原则规定。对  于一项商业方法软件专利来说，非显而易见性的审查同一般专利申请的审查一样，首先  要看是否符合Graham  test的要求：①确定保护范围和在先技术的范围；②确定在先技  术和权利要求范围的不同；③决定同领域技术人员的水平；④评价所有与非显而易见性  的有关证据。对于商业方法软件发明的非显而易见性的判断难点显然不在这些方面，而  在于判断是否有技术上的实现手段和技术效果。依据State  Street  Bank一案的判决，  “技术上的实现手段”这一点在美国专利局已经不重要了，这个判决宣告了专利审查的  重点从技术性(useful  arts)转向了实用性(practical  utility)。从而意味着有关计算  机软件的专利申请已不限于机器、装置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资  模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则”的范围，以“与机器结合”的方式表  现出来，进而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一  旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机(注：In  reAlappat,33  F.3d  at  1545.Compare,e.g.,In  re  Lowry,32  F.3d  1579,1583-84(Fed.Cir.1994)(Claim  to  data  structure  that  increased  computer  efficiency  held  to　be  statutory  subject  matter)and  In  re  Warmerdam,33  F.3d  1354,1360-61(Fed.Cir.1994)(A  claim  to  a  computer  having  specific  memory  was  held  to  be  astatutory  product-by-process  claim)with  In  re  Warmerdam,33  F.3d  at  1361  (the  applicant's  claim  to  a  data  structure
  perse  was  held  non-statutory);see　generally  Nancy  Linck,The  Evolution  of  Patent  Protection  forComputer-Implemented  Inventions  and  the  PTO  Guidelines  4  (paper  presentedat  the  Hastings
  College  of  Law  Eighth  Annual  Computer  Law  Symposium,SanFrancisco,CA,Feb.24,
1996).)”，而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了  实用性。而关于是否有技术效果的审查对于一个计算机应用软件来说太容易满足其标准  了。可以说目前在美国专利局，对非显而易见性的判断要比普通专利的申请更主要的落  在了确定“在先技术”(Prior  Art)的范围和同领域技术人员的水平的判断上。目前，  美国专利局还不能给出一个这类普通技术人员的标准——既懂商业经营又懂计算机软件  的普通技术人员的标准，尽管美国专利局将商业方法软件的专利申请划归到美国专利分  类705类上，并且有一个专门工作组——2160工作组(注：参见USPTO的网站报导WynnCoggins,Business  Methods  Still  EXPeriencing  Substantial  Growth-Report  ofFiscal  year  2001  Statistics.
http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html)，这些审查员在计算机、商业、金融、保险等相关领域都非常有  经验，有些获得MBA学位，但是，这类审查员的数量还不是很多，在准确判断创造性甚  至新颖性上还有许多困难。
　　美国专利局针对商业方法发明在103条意义上的审查还发布了一些指导性的文件，以协  助审查员审查专利申请是否符合专利法和判例。其中在Guidelines  forComputer-Related  Invention  Patent  Application(注：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100.htm#sect2106)文件中，特别强调了在审查软件专  利的创造性时，需要注意区分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的  描述材料一般是指程序中的指令部分，因为这一部分可以操纵计算机的运作。从而实现  与计算机功能结构上的联系；但是在现代的软件包中，尤其是一些游戏软件和学习软件  中，非功能性的描述材料，主要是音乐、图画、数据资料等，占有很大的部分。这些部  分实际上不具有任何技术功能，无所谓创造性，考察软件的创造性时，不能结合这一部  分来确定整个软件的创造性。也就是说，如果整个软件区别于其他软件的只在于这一部  分的话，是不应当被认定为具有创造性的。
　　在美国专利局的另一份文件(Formulating  and  Communicating  Rejections  Under  35　U.S.C  103  for  Applications  Directed  to  Computer-Implemented  BusinessMethod  Inventions(注：http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmeth103rej.htm))中，专门就与计算机相关的商业方法发明的创造性审查做出了规定。其中列举了  一些按照美国《专利法》第103条以不具有非显而易见性为由作出的拒绝申请的例子。  包括以下几种情形：
　　所申请的发明已被明显或者隐含的包括在作为评估创造性的对比文献中；
　　所申请的发明可以从该技术领域的一般知识推论出来；
　　所申请的发明可以从一个已经确定的商业原则推论出来；
　　所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业过程用电脑自动化；
　　所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上；
　　所申请的发明只与公认的一般技术水平相当。
　　这份工作文件强调了对已有的商业原则的简单软件化不能成为具有创造性的理由。尽  管这份文件看似对创造性审查有较为具体的规定，但是，由于商业方法不属于传统的技  术领域，商业模式在现有技术资料库中很难找到对比文献，所以这类申请实质上是对商  业模式的新颖性(或特别性)的审查。在美国专利局不强调考虑“技术要素”时很容易被  通过，所以现在美国专利局有大量这类申请被授权(注：1995年美国专利局授权专利申  请仅为170件，到2000年增长到7800件，2001年达到10000件。参见USPTO网站上的统计  报告Business  Methods  Still  EXPeriencing  Substantial  Growth-Report  ofFiscal  year  2001  Statistics  By  Wynn  Coggins  
http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html)。
　　在美国专利局可以如此容易地获得商业方法软件专利的情况，引起日本和欧洲的反对  ，他们指责美国在创造性判断上标准的降低，认为会引起专利权被滥用。
　　　　　　二、日本专利审查中创造性的标准
　　日本修改后的《与计算机软件有关的发明(含与商业方法有关的发明)的审查指南》认  为商业方法专利可以作为与软件有关的专利而获得批准，近年来日本特许厅一直在利用  各种机会推广这一政策。为了能向各行业及申请人提供更加准确实用的标准，日本特许  厅针对商业方法专利制定了更加细致更加全面的政策。
　　日本特许厅在审查四部增设电子商务审查室，这一审查室专门审查在商业方法软件比  较集中的IPC分类G06F17/60的专利申请。日本特许厅2001年4月1日还发布了一份“商业  方法发明不具有专利性的范例”(注：参见日本特许厅发布的“Examples  of  Business　Related  Inventions  without  Patentability”http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)，  其中非常详尽的给出了不构成专利法下“发明”的情况、说明书和权利要求书不符合要  求的情况等；这份文件是判断创造性的指导性文件。在这份文件中不属于专利法意义下  发明的情况有：①对于有关市场研究和分析方法的发明，如果在权利要求中仅仅描绘了  商业方法本身或者这种商业方法在计算机上的使用仅仅是将计算机作为一种工具或者基  于软件的信息传输没有利用硬件资源；②在电子广告的范例中给出了如果在说明书中没  有明确叙述商业方法如何通过计算机来实现的就认为说明书不符合要求；③对于那些显  而易见的商业方法发明在这份范例中给出9种不同的情况：其中包括基于公知技术、公  知商业方法的简单发明以及公知技术和公知方法的简单组合。
　　以下案例就不能认为具有创造性：
　　——将工业技术应用于另一特殊领域，例如将“搜索系统”应用于医药领域而形成的  “医药数据搜索系统”。
　　——将手动自动化，比如发明一个接收指示系统，用网络来接受以前用传真或电话接  收的指示。
　　——仅仅通过做一些人工的安排而改变的设计，比如把大家都知道的冷却系统装到电  子商务装置上。
　　在关于创造性的判断上，日本特许厅明确了“一项使用计算机的商业方法发明其应以  整体的包括涉及到商业方法部分的创造性的判断”。这意味着涉及到计算机硬件的部分  、软件的部分以及涉及到商业方法的部分都要考察其创造性。这反映了日本特许厅在对  创造性的审查上比美国较为严格的态度(注：参见相泽英孝先生文“Business  Methods　and  Patents-Present  and  future”。原发表在《法学家》杂志No.1215，2002年1月1  日，第56页～62页。)。
　　　　　　三、欧洲专利局的创造性标准
　　欧洲专利局于2001年11月2日发布了新的审查指南，确认了欧洲专利局近年在计算机软  件和商业方法上的扩大保护政策。按照新的审查指南，计算机软件和商业方法的可专利  性已不存在能否属于专利保护对象的问题，更多的应是对创造性(Inventive  step)的判  断。如果在一项专利申请中，商业方法特征对同领域的技术人员来说是非显而易见的，  但技术特征是显而易见的，则认为权利要求缺乏创造性。可以说，欧洲专利局在一项商  业方法软件专利的申请中，更注重的是对其中技术特征的审查，而不是对商业方法本身  的审查。
　　当从技术特征上评价创造性时，审查员通常考虑以下问题：
　　1.确定最相近的已有技术。最相近的已知技术可以是：(i)在有关揭示的技术效果、目  的和预期的使用方面与权利要求的发明最相似的技术领域的已知结合或(ii)具有与该发  明拥有最大数量的共同技术特征并且能够完成该发明的功能的结合。
　　2.确定要解决的技术问题。要使用客观的方法确定需要解决的技术问题。为了做到这  一点，需要研究最相近的已有技术以及该发明与最相近的已有技术之间在特征方面的(  或者